[ 馬東曉 ]——(2007-8-2) / 已閱18346次
類似地，英國專利法規定：假如獲準專利的發明是制造一種新產品的工藝，該專利權所有者以外或其許可證領取人以外的人所制造的同樣產品，除非有相反的證據，否則在任何訴訟中應被認為是用該工藝制造的。 而TRIPs第34條的規定也是類似。
與現行專利法中的表述相比，可以明顯地看出來，專利法只要求“制造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品制造方法不同于專利方法的證明”，而沒有進一步直接規定“如果不能證明其產品制造方法不同于專利方法，則推定其使用了專利方法”。表面上看，兩者的實質是一樣的，甚至進一步直接規定反而有畫蛇添足之嫌，但本質上現行專利法這樣規定是沒有區分甚至混淆了舉證責任概念內涵的兩層含義。換句話說，現行專利法只規定了被控侵權人“提供證據的責任”而沒有規定“提供證據不能或者說服不能而在結果上的責任”。其后果一是在訴訟實務中削弱了證明標準對所提出的證據在證明結果上的作用和影響，二是沒有達到法律推定所具有的明示甚至警示的立法效果，即沒有明確告知潛在的侵權人，如果不能證明（而非提供）其產品制造方法不同于專利方法，則法律直接推定其構成侵權的制度本意。
關于商業秘密泄露問題，目前已經成為限制甚至反對制造方法專利舉證責任倒置的主要理由。誠然，因為專利權人發明了一種新產品的制造方法，依現行專利法就可以在指控他人侵犯該專利權時讓對方提供其產品制造方法以證明自己是“清白”的，而全然不管被控侵權人為證明自己“清白”可能會公開商業秘密甚至損害自身的利益。這一點恐怕是當初創建舉證責任倒置制度時的“危險領域說”所沒有考慮到的，而且比較民事訴訟法上列舉的適用舉證責任倒置的情況，制造方法專利也確有與其他特殊侵權行為情況不同的地方。但無論如何，保護商業秘密不應當成為被控侵權人拒絕出示侵權證據的合法理由，立法以及司法實踐應當明確宣示并采取必要措施避免商業秘密不必要披露。在這一點上，美國法院的做法可以借鑒，他們通常以簽發令狀的方式規定商業秘密只有出庭律師才能過目，限制庭審中涉及的商業秘密在律師以外的公眾中傳播。
所以，關于現行《專利法》第57條第2款，還應當參照TRIPs第34條3的規定，“在引用相反證據時，應顧及被告保護其制造秘密及商業秘密的合法利益”。
綜上所述，建議將現行《專利法》第57條第2款修改為：“專利侵權糾紛涉及產品制造方法的發明專利的，如果制造相同產品的單位或者個人具有相當大的可能是使用專利方法制造的，而專利權人經合理努力仍未能確定其確實使用了專利方法，如無相反證據，則推定該相同產品為使用專利方法獲得。”
同時增加第3款：“制造同樣產品的單位或者個人提供其產品制造方法不同于專利方法的證明時，有權要求保護其商業秘密。”
四、小結
專利法第三次修改對于落實國家知識產權戰略，建設創新型國家，適應國際知識產權保護形勢的發展變化都有著積極的意義。因此我們認為，在修訂專利法時，應考慮到專利管理機關執行的是公法性規范，對私法性規范調整的范圍不宜介入；我國實行權利法定主義，在創設民事權利時應當考慮其是否被賦予了新的權利內容，在法律關系內容上與原有概念是否有本質性區別；在保護專利權的司法實踐中，應當考慮我國國情的現實狀況，使立法適應社會發展需要。
（作者系全國律協知產委專利分會主席和委員）
參考文獻
張俊浩主編：《民法學原理》，中國政法大學出版社，第74頁。
李永明主編：《知識產權法》，浙江大學出版社，第336頁。
〔日〕紋谷暢男編：《專利法50講》，魏啟學譯，法律出版社1984年版，第49頁。
參見《技術合同法實施條例》第6條。（1989年3月15日國家科技委員會發布，現已廢止）
〔日〕紋谷暢男編：《專利法50講》，魏啟學譯，法律出版社1984年版，第36頁。
尹新天：《專利權的保護》，知識產權出版社2005年版，第184頁。
《日本特許法》第104條，參見中國科學技術情報所專利館編：《外國專利法介紹（2）》，知識出版社1986年版，第220頁。
《英國專利法》第100－（1）條，參見中國科學技術情報所專利館編：《外國專利法介紹（2）》，知識出版社1986年版，第141頁。
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