[ 王瑜 ]——(2006-11-19) / 已閱9320次
OEM加工廠商如何防止商標侵權
阿聯酋×××公司委托廣東××貿易有限公司（下稱××公司）生產加工機動車用鹵鎢燈。××公司依照我國有關法律規定，要求該客商出示相關知識產權持有證明。該客商出示了合法的商標證兩張，證明×××公司是“×××”商標在阿聯酋的合法持有人。然而××公司加工的產品因為涉嫌侵犯商標專用權，被廣州海關扣留，并處罰款兩萬元。××公司不服，向廣州市中級法院提起訴訟，一審判決廣州海關勝訴，二審維持了原審判決。
尼日利亞某公司委托江蘇常州某廠定牌加工一批帶有“×××”商標標記的汽車配件。委托方提供了該商標在尼日利亞的注冊證，還向加工方出具了使用這一商標的授權書。常州某廠認為手續齊全，便按要求開始生產。幾天后，美國一公司就以涉嫌侵犯注冊商標專用權為由，請求工商部門對該廠立案查處。工商部門經調查發現，“×××”商標已由該家美國公司在中國同類產品上進行了注冊，常州某廠構成了侵犯注冊商標專用權的違法行為，遂對其產品采取了封存的強制措施。
近年來，我國對外貿易增長迅猛。采用OEM方式在外貿中占很大份額，在寧波，以定牌加工形式出口的商品已占出口商品總額的75％。OEM商標侵權情況十分嚴重，有的定牌加工企業多生產出一些突破合同規定數量的產品，并將這些產品流入國內市場，這是嚴重的商標侵權。象以上兩個案例中的加工廠商是比較規范的，但是還是被認定為商標侵權，那么OEM加工廠商如何防止因為商標侵權被起訴或者被處罰呢？
1、建立審查機制，根據以上的案例即使有嚴格的審查，但是最后還是承擔了責任，這個問題在司法實務中存在不同觀點[ ]。審查不一定能免除加工廠商的責任，但是審查能發現很多的問題，極大地避免加工廠商的風險。審查一般要審查以下事項：首先要審查對委托方主體資格，對有些信用不可靠，委托加工的量完全超過出經濟能力的委托方就要多加小心，盡量不承接該業務；第二要審查商標權的合法性，看該商標是否已經獲得注冊，委托人是否是商標權人，這個問題可以直接上國家商標局的官方網站檢索，是否注冊，注冊人是不是委托人，一目了然。如果委托人不是商標權人，其是否已經取得合法的授權，這個問題不能直接查，可以要求委托人出示相關文件以證明已經取得合法的授權，這些文件如果造假一般是無法審查的，那么可以考慮要求委托人進行公證等。對國內客戶的審查相對比較簡單，而且容易審查到，但是對于國外客戶這些材料就不容易審查清楚，可以要求委托人提供經過大使館認證證明材料，這樣免卻很多審查的麻煩。審查時客戶提供的材料盡管是不可靠的，但是一定要客戶留下材料的復印件備案留存。
2、完善合同。在上述兩個案例中，加工廠商都認真審查了，委托方也提供合法的商標證書，但是還是被判侵權。因為涉及國外的客戶，這里有個商標理論問題，一般的企業不能理解這個理論。那么對待國外客戶就要更加謹慎，僅僅有一般的審查是不夠的，這要注意完善合同的訂立，在合同中增加擔保條款，約定如果商標發生侵權，全部責任應由外商承擔。對于那些在國內沒有公司、沒有財產的外國公司還得多一份注意，因為和外國公司打官司，不管在國內打還是在國外打，執行都在國外，那是非常困難的事情。現在一些企業干脆在合同中約定就在國內交貨，報關等程序都要委托方去做。這樣自己只負責加工，減少了一些侵權問題，這種方法倒是不錯的做法。
為指導OEM企業有效規避風險，福建泉州工商局出臺了《定牌加工行政指導工作指南》，從6個方面對企業進行具體指導，包括明確定牌加工法律關系的性質；通過審查身份證、營業執照、商標注冊證、商標使用許可合同確認委托方的主體資格和委托加工資格；與委托人簽訂規范的書面加工合同，對原材料和商標標識的提供、加工數量和價格、委托方不提貨時產品如何處理、加工后殘次品的處理、履約期限和方式、違約責任和解決爭議的方法等內容作出明確約定；規范加工產品的生產廠名、產地標注；嚴格驗證委托加工商標的法律現狀和委托方的資信情況；在涉外加工中獲取有效的域外證據，對于外文材料，應當要求委托方提供具有翻譯資質的機構翻譯的中文譯本，并蓋章確認。國家工商總局對泉州工商局的做法給予很高評價。這個文件找來不防看看，從中學到一些防備措施。
作者：王瑜律師，中國知識產權研究會高級會員
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