[ 彭育波 ]——(2013-9-3) / 已閱9396次
淺析藥品通用名稱與藥品商標的博弈
——由第1580496號“銀黃”商標爭議案引發(fā)的思考
引言：藥品涉及到國民健康、社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展，所以相對于一般商品來說，藥品有其自身的一些特殊性，這在國家立法以及相關部門的管理規(guī)定上有所體現(xiàn)。涉及到藥品知識產(chǎn)權保護的法律包括專利法、商標法、反不正當競爭法、藥品管理法等，由此涉及的主管部門也很多，“雙重”甚至“多重”的藥品知識產(chǎn)權保護常常造成“沖突不斷、亂象橫生”的局面。在2011年9月5日至8日舉辦的第四屆中國商標節(jié)期間，主辦單位中華商標協(xié)會、成都市人民政府專門增設“實施商標戰(zhàn)略助推醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”對藥品涉及到的商標問題進行專題研討，而第1580496號“銀黃”商標爭議案則在該論壇中，分別被來自國家工商行政管理總局商標評審委員會和北京市高級人民法院的主講老師作為經(jīng)典案例引入議題。第1580496號“銀黃”商標爭議案因藥品通用名稱與藥品商標之間的沖突而產(chǎn)生，本文旨在通過“銀黃”這一具有一定代表性和影響力的個案為基礎，對藥品通用名稱的認定問題進行深入分析，并就藥品通用名稱與藥品商標之間博弈可能帶來的相關法律問題展開思考。
案情概況
2000年3月23日，山東魯南制藥廠以中文文字“銀黃”為標樣向國家工商行政管理總局商標局提出注冊申請，并于2001年6月7日經(jīng)商標局核準，注冊于第5類，“醫(yī)藥制劑”商品上，注冊號為1580496。2006年，該商標轉(zhuǎn)讓至山東魯南制藥廠改制后成立的魯南制藥集團股份有限公司名下。
成都地奧制藥集團有限公司于2006年6月5日以第1580496號“銀黃”注冊商標（以下簡稱“爭議商標”）違反《商標法》第十一條相關規(guī)定為由，向國家工商行政管理總局商標評審委員會提出注冊商標爭議裁定申請，請求撤銷爭議商標。
商標評審委員會經(jīng)審理后于2009年10月19日作出商評字（2009）第27532號《關于第1580496號“銀黃”商標爭議裁定書》認為，申請人地奧集團提供的證據(jù)尚不能認定爭議商標已經(jīng)成為指定商品的通用名稱，喪失了商標應有的顯著特征，故維持了爭議商標第1580496號“銀黃”的注冊。
地奧公司不服，將本案訴至北京市第一中級人民法院，北京市第一中級人民法院審理后認為：“銀黃”系指金銀花及黃芩兩藥材名稱的縮稱，但“銀黃”名稱的含義并不等同于“銀黃口服液”或“銀黃顆�！�、“銀黃膠囊”等藥品名稱的含義，故“銀黃口服液”屬于藥品通用名稱，但“銀黃”并非藥品通用名稱。但在爭議案件中，商標評審委員會僅就《商標法》第十一條第一款第（一）項“通用名稱”相關主張給予裁定，漏審了地奧公司關于《商標法》第十一條第一款第（二）項、第（三）項的主張，一審法院判決撤銷商標評審委員會的裁定，并責令其重新作出裁決。
地奧公司認為一審法院對于“銀黃”是否構成藥品通用名稱這一關鍵事實認定有誤，向北京市高級人民法院提起上訴，二審法院則認為：雖然魯南公司早在1987年即開始生產(chǎn)“銀黃口服液”，但在爭議商標申請注冊前，已有大量企業(yè)取得“銀黃”類藥品的生產(chǎn)許可，“銀黃口服液”、“銀黃顆粒”、“銀黃膠囊”或其他含有“銀黃”的藥品名稱已經(jīng)成為該類藥品通用名稱。在中藥領域，“銀黃”是金銀花及黃芩兩藥材名稱的縮稱，作為“銀黃口服液”、“銀黃顆粒”、“銀黃膠囊”或其他含有“銀黃”的藥品名稱中的顯著部分，“銀黃”的含義雖不完全等同于“銀黃口服液”或“銀黃顆�！�、“銀黃膠囊”等藥品名稱的含義，但結合《中國藥品通用名稱命名原則》的相關規(guī)定，并考慮到“銀黃”類藥品在爭議商標申請日前的廣泛生產(chǎn)，相關公眾足以通過“銀黃”指代“銀黃”類藥品的事實，應當認定“銀黃”已經(jīng)構成“銀黃”類藥品約定俗成的通用名稱。
商標評審委員會依據(jù)北京市高級人民法院的終審判決，重新作出商評字（2009）第27532號重審第477號《爭議裁定書》，該裁定確認“銀黃”為銀黃類藥品約定俗成的通用名稱，同時，由于“銀黃”是金銀花及黃芩兩藥材名稱的縮稱，以此作商標使用在醫(yī)藥制劑商品上，直接表示了該商品的原料等特點，也難以起到區(qū)別商品來源的作用，消費者一般也不易將其作為商標加以識別，因此，也缺乏商標有的顯著特征。故依照《商標法》第十一條第一款第（一）項、第（二）項、第（三）項之規(guī)定，裁定撤銷第1580496號“銀黃”注冊商標。
此后，魯南制藥集團不服商評字（2009）第27532號重審第477號《爭議裁定書》再次起訴，但北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院均判決維持了商評字（2009）第27532號重審第477號《爭議裁定書》，第1580496號“銀黃”注冊商標被撤銷的事實得到確認。
案件評析
第1580496號“銀黃”商標爭議案的時間跨度相當之大，從第1580496號“銀黃”商標申請注冊時的2000年3月到2011年9月北京高院針對重審裁定上訴案件作出終審判決，共歷經(jīng)十一年之久，而本案的證據(jù)收集整理，時間跨度更是從1984年跨越到2010年，前后長達二十六年。這在一定程度上體現(xiàn)了涉及到商標與商品通用名稱之爭的案件歷來曠日持久的共有特征。同時，商標行政訴訟容易因行政裁定被撤銷而發(fā)生“循環(huán)訴訟”的特點在本案中也得以體現(xiàn)。
本案中，第1580496號“銀黃”商標的注冊，與市場上“銀黃”類藥品被廣泛生產(chǎn)、使用的事實，與一般公眾的普遍認知是存在沖突的，但“銀黃”也確確實實沒有被直接列入藥品國家標準或是行業(yè)標準。但事實證明，這與界定“銀黃”名稱的法律性質(zhì)并沒有直接的、必然的關聯(lián)，而公眾約定俗成的認知卻成為了本案最終的定案依據(jù)。
商標與商品通用名稱之爭向來關乎行業(yè)的發(fā)展秩序和公共利益，通用名稱或類似文字成為商標后，引發(fā)行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的行政或司法紛爭屢見不鮮；通用名稱的認定專業(yè)性強、行業(yè)跨度大，而行政機關、人民法院在對于通用名稱的理解和案件事實的認定上也仍然存在一定程度分歧。這些即使是在“銀黃”作為藥品通用名稱已經(jīng)“塵埃落定”的今天，也十分有必要去回顧、思考，以期“溫故而知新”。
一、藥品通用名稱成為商標的危害
“藥品通用名稱”是較為專業(yè)的一個概念。藥品作為形形色色商品中的一種，“藥品通用名稱”定義必然離不開“商品通用名稱”�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》規(guī)定依據(jù)法律規(guī)定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品通用名稱的，應當認定為通用名稱。相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應當認定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。而國家工商行政管理總局頒行的《商標審查標準》中，則認為通用名稱是指國家標準、行業(yè)標準規(guī)定的或者約定俗成的名稱，包括全稱、簡稱、縮寫、俗稱。因此，落實到藥品領域，則可以認為由《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥典》和藥品標準規(guī)定的名稱，是藥品通用名稱；同時，中國藥典委員會制定的《中國藥品通用名稱命名原則》應當確認為國家標準，其總則第2條規(guī)定：“按照本原則制定的藥品名稱為藥品通用名稱”，此兩類名稱，是藥品領域法定通用名稱的表現(xiàn)形式。而相關公眾普遍認為能夠指代某一類特定藥品的名稱，應當認定該名稱為約定俗成的藥品通用名稱。
由此可以明確，藥品通用名稱是用以區(qū)別不同種類藥品中對某一類具有共同屬性及其本質(zhì)特點的藥品穩(wěn)定且普遍的統(tǒng)一稱謂。通用名稱的作用是告訴消費者某件商品是什么，在提及這樣一類名稱時，一般消費者普遍會認為它指代的是某一類商品，而不會聯(lián)想到具體的生產(chǎn)廠家。因此，通用名稱是特定行業(yè)的公有資源。而商標則不同，商標是用于區(qū)別商品或者服務來源的顯著性標識，簡言之就是用來告訴消費者某件具體的商品或者某項具體的服務是誰提供的，在提及商標時，它會讓消費者固定地聯(lián)想到具體的商品或服務的提供者。
因此，一旦事實上作為通用名稱使用的文字被注冊成為商標，就會出現(xiàn)行業(yè)的公共資源指向某一特定主體的狀況，這對于該特定主體之外的其他同行業(yè)經(jīng)營者是極度不公平的。如在醫(yī)藥行業(yè)領域廣為人知的“散列通”商標案，由于該名稱曾被收錄入藥品地方標準，從而被認為是醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)的通用名稱，國內(nèi)眾多的制藥企業(yè)都在廣泛地使用，后來“散列通”通用名稱被國家標準取消并被注冊為商標，即出現(xiàn)大量制藥企業(yè)被迫更換產(chǎn)品名稱，業(yè)內(nèi)共同打造經(jīng)營多年的“散列通”成為私有資源被羅氏公司一家獨占的不利情形。在本案中，“銀黃”文字作為注冊商標被魯南制藥集團加以獨占，同樣也存在使消費者在購買以“銀黃”為名稱的相關藥品時，注意力更容易被攔截于魯南制藥集團一家企業(yè)所提供的藥品上，從而排斥了同行業(yè)其他經(jīng)營者公平參與競爭的機會，使之可能借以形成不合理的競爭優(yōu)勢，霸占他人的市場營銷成果和研發(fā)成果。
二、藥品商標應當防止被淡化為通用名稱
盡管藥品通用名稱因其具有“通用性”的特點，不具備標示產(chǎn)品具體出處的作用，從而不能作為商標取得注冊，然而也并非所有的通用名稱在它產(chǎn)生的那一天就成為了指代某一類商品的特定名稱。例如在商標領域大家經(jīng)常都會引用的經(jīng)典案例——“阿司匹林”就曾今是藥品商標，而如今卻只是藥品通用名稱。這就不得不引出藥品名稱（或藥品商品名稱）這一概念。藥品商品名稱是不同廠家賦予自己生產(chǎn)的藥品的特定稱謂，目的是和其他廠家產(chǎn)品加以區(qū)別，藥品商品名稱具有商標的功能和屬性，這一點也越來越多地被廣大制藥企業(yè)所認同，事實上，為數(shù)眾多的藥品商標，也正是以藥品商品名稱注冊而來。
然而，由于制藥企業(yè)在商標保護意識方面的不足和自身使用時的不規(guī)范，未將具有商標屬性的商品名稱申請注冊，或是將注冊商標作為藥品名稱來加以使用，最終導致這些獨創(chuàng)性較強的名稱或是商標被同行業(yè)大量使用，成為共有資源，最終淡化為通用名稱，這對于最初創(chuàng)造出這些名稱的企業(yè)來說，是十分可惜的。
結合本案而言，“銀黃”類中成藥曾多次被國家授予新藥證書，同時，該類藥品最早獲得生產(chǎn)批文的記錄始于1982年，分別是：西安正大制藥有限公司，廣西南寧百會藥業(yè)集團有限公司，廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)股份有限公司3家企業(yè)生產(chǎn)的“銀黃”類藥品；之后，在1984年時廣西河豐藥業(yè)有限責任公司獲得生產(chǎn)“銀黃”類藥品的批號；再之后，魯南集團于1987年獲得生產(chǎn)銀黃口服液的批號。此后，根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站檢索信息顯示，分別在1990年有1家、1991年有1家、1992年有9家、1993年有18家、1994年有25家、1995年有23家、1996年有63家、1997年有3家、1998年有9家、1999年有8家取得“銀黃”類藥品的生產(chǎn)資質(zhì)，已達165家。而時至今日，可以生產(chǎn)“銀黃”類藥品的企業(yè)數(shù)量更是達到了319家之多。
而在前文的介紹中提到，魯南集團申請爭議商標第1580496號“銀黃”是在2000年3月23日，距離“銀黃”類藥品最早獲得生產(chǎn)批文的時間已有18年，距離魯南集團自身開始從事“銀黃口服液”的生產(chǎn)也有長達13年的時間。筆者認為，如果本案的爭議商標申請日是在1987年，或許就很難認定“銀黃”構成通用名稱了（當然，這里并不是說“銀黃”就不具有描述性或是造成功能誤認的可能）。從某種意義上來說，“銀黃”或許也可以算作是因為長期未注冊、長期被大量使用而被淡化為通用名稱的案例之一。
三、關于藥品通用名稱與藥品商標之間博弈的思考
既然藥品通用名稱與藥品商標之間既存在沖突，又存在相互轉(zhuǎn)化的可能，二者之間就形成了一種博弈的關系。對于廣大制藥企業(yè)和商標法律事務的從業(yè)人員來說，正確把握這種博弈的關系，在這中間尋找確立商標權利來保護自身知識產(chǎn)權，及時撤銷已經(jīng)淡化為通用名稱的商標掃除潛在的商標侵權風險就顯得尤其重要。結合第1580496號“銀黃”商標爭議案，筆者認為以下幾個要點尤其應當重點把握：
第一，時間點的問題�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》指出，人民法院審查判斷訴爭商標是否屬于通用名稱，一般以提出商標注冊申請時的事實狀態(tài)為準。這一司法解釋強調(diào)了商標注冊申請的時間是認定商標是否構成通用名稱的重要參考點。在具體實務中，需要撤銷已經(jīng)淡化為通用名稱的商標時，證據(jù)的組織應按該商標的申請日之前的事實狀態(tài)來組織；而這也從另一方面提醒了創(chuàng)造出某一特定的商品名稱的企業(yè)，越先將這一名稱申請注冊，就會在面臨被他人以通用名稱為由提出撤銷申請時，處于越有利的地位。同時，《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》還指出：如果申請時不屬于通用名稱，但在核準注冊時訴爭商標已經(jīng)成為通用名稱的，仍應認定其屬于本商品的通用名稱；雖在申請時屬于本商品的通用名稱，但在核準注冊時已經(jīng)不是通用名稱的，則不妨礙其取得注冊。由此也明確了訴爭商標核準注冊的時間點，也十分重要。
第二，通用名稱的取消問題。目前，部分制藥企業(yè)的產(chǎn)品由于一些特定的原因，直接地被列入了《藥典》或是國家標準，然而事實狀態(tài)卻是該標準所指向的“通用名稱”為某家企業(yè)所獨占。在一定的時間內(nèi)，企業(yè)或許還可以依靠新藥名稱保護或是專利權的保護維持這種獨占地位，但長遠地來看，這類藥品終將進入行業(yè)公知領域，面臨淡化的風險，這對于花費大量人力物力研發(fā)新藥的企業(yè)來說是十分不公平的。因此，國家、行業(yè)標準并非一成不變，通用名稱也有被取消的先例，相關權利人及時請求主管部門取消通用名稱，并將之納入商標法的保護框架之下，對于企業(yè)實施商標戰(zhàn)略，增強核心經(jīng)濟競爭力具有重要意義。
第三，約定俗成的通用名稱的認定存在一定模糊性的問題。在第1580496號“銀黃”商標爭議案中，北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院在“銀黃”是否構成通用名稱的認定上存在分歧，北京市第一中級人民法院在其（2010）一中知行初字第353號判決中，持商品通用名稱應具備規(guī)范性和普遍性兩大屬性的觀點，進而認為規(guī)范的中成藥通用名稱應當是以“中藥藥材+成藥劑型”的方式存在，即使是在確認“銀黃”為金銀花、黃芩二味藥材縮稱的情況下，也依然認為“銀黃”與“銀黃口服液”等列入藥典的通用名稱含義不同，不構成通用名稱。在此問題上，北京市高級人民法院則是在更多地考慮了“銀黃”類藥品廣泛生產(chǎn)和相關公眾在中藥領域普遍能夠以“銀黃”來指代“銀黃”類藥品的事實狀態(tài)，認定“銀黃”已經(jīng)構成“銀黃”類藥品約定俗成的通用名稱。筆者認為，盡管北京一中院關于商品通用名稱應具備規(guī)范性和普遍性兩大屬性的意見，在地奧公司充分證明了“銀黃”類藥品廣泛生產(chǎn)及相關公眾在中藥領域普遍能夠以“銀黃”來指代“銀黃”類藥品的情況下，未能得到北京高院的認可，但這也表明在認定商品通用名稱，規(guī)范性和普遍性都應當予以考慮，即使二者的關系不是“應當同時滿足”，也至少應理解是綜合把握、綜合認定的過程。
最后，是證據(jù)組織的問題。在認定通用名稱的過程中，除了需要考慮前文強調(diào)的商標申請日、核準注冊日這些重要的時間點外，證據(jù)本身還應充分、詳實，能夠真實地反映特定時間點的相關事實狀態(tài)。同時，由于藥品通用名稱與藥品商標之爭的訴訟均以商標評審案件為基礎，故還應重視評審環(huán)節(jié)的證據(jù)提交。
結語
2009年4月21日印發(fā)的《最高人民法院關于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權審判服務大局若干問題的意見》中指出：知名品牌凝聚了企業(yè)的競爭優(yōu)勢，是企業(yè)參與國內(nèi)國際市場競爭的利器，代表著核心的經(jīng)濟競爭力，是企業(yè)和國家的戰(zhàn)略性資產(chǎn)，也是引領市場消費方向的主要因素。這是對知名品牌作用、價值的高度概括。然而醫(yī)藥領域許多本來可以成為知名品牌的名稱，或曾今是知名品牌的名稱，卻陷入了藥品通用名稱這一泥潭，極大地限制了企業(yè)品牌經(jīng)濟發(fā)展。但只要廣大醫(yī)藥企業(yè)能夠正確認識、辨析藥品通用名稱，在生產(chǎn)經(jīng)營中規(guī)范使用藥品通用名稱、商品名稱及藥品商標；在企業(yè)商標管理中做到合理布局，及時確權，全面獲得商標注冊保護；在個案應對中勇于向藥品通用名稱發(fā)出挑戰(zhàn)，在當前國家為知名品牌的創(chuàng)立和發(fā)展提供和諧寬松的法律環(huán)境下，必然能夠沖出泥潭，取得品牌建設的收獲。
文/北京德恒（成都）律師事務所
彭育波、杜詩仲
