[ 張浠娟 ]——(2012-11-13) / 已閱5613次
發明專利和實用新型專利在同請情況下的接力授權程序
專利法第9條重復授權再思考
張浠娟（福建力華律師事務所）
【問題】
在實務中，客戶對其研發成果常會選擇在同日既申請實用新型專利又申請發明專利（以下簡稱同請），但是，由于期限監視或出于其他考慮，客戶延誤繳納新型專利的年費，此后收到發明專利授權通知書，并被告知因新型專利權已終止發明專利不能被授權。由此客戶產生困惑：新型和發明專利權是兩項獨立存在的權利，為什么發明專利會因新型專利權終止而無法否授權？
《專利法》（2008修訂）第九條規定，同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。
對此項規定可以作兩種理解：其一，按照“有效專利權唯一”標準，此項規定是指“先獲得的實用新型專利權尚未終止”的，才需要該申請人進行選擇。現在，既然在先獲得的實用新型專利權已經終止，就不必選擇了，直接授予發明專利權，因為沒有兩項有效的專利權同時存在。其二，按照專利唯一性標準，而且法律規定是“先獲得的實用新型專利權尚未終止”，該申請人才有權選擇聲明放棄該實用新型專利權。現在，在先的實用新型專利權已經因期限屆滿而終止了，前面的專利權就成為不可改變的事實，因此，該申請就沒有權利選擇放棄在先的實用新型專利權，所以，該發明專利申請不能被授予專利權。[1]
但是，對于“終止”的理解無論哪種都只從申請人的角度來闡述，卻忽略了另外一點，專利權雖然是私權，一旦放棄即進入公權領域。也就是說，申請人在選擇放棄任一項專利權時，其本質是該專利權已由專利保護狀態進入自由公知領域。
因此，對于《專利法》第九條中的“尚未終止”應理解為：在同請的情況下，在發明專利授權時，先獲得的實用新型專利權尚未終止的，可通過聲明放棄新型專利權，從而獲得發明專利權。反之，在發明專利授權前，無論何種原因而導致新型專利權終止的，就意味著放棄新型專利權，那么該新型專利權中所描述的技術方案已不再受專利法律保護，可以為公眾自由使用，當然也不能被授予發明專利權。這就是所謂的“接力式”授權程序，或者“無縫連接”授權程序。
【建議】
對同請的新型專利權的年費監視尤為重要，同請的新型專利的年費至少需繳納3-5的年費。如果客戶延誤繳納新型專利權的年費，需及時通過恢復程序繳納年費，以期通過“接力式”授權程序最終獲得發明專利權。
注釋：
[1]曹新明 禁止重復授權原則解讀 法治研究 2009年第8期
【2012-8-29】
