[ 張浠娟 ]——(2012-11-13) / 已閱5990次
發(fā)明專利和實用新型專利在同請情況下的接力授權程序
專利法第9條重復授權再思考
張浠娟（福建力華律師事務所）
【問題】
在實務中，客戶對其研發(fā)成果常會選擇在同日既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利（以下簡稱同請），但是，由于期限監(jiān)視或出于其他考慮，客戶延誤繳納新型專利的年費，此后收到發(fā)明專利授權通知書，并被告知因新型專利權已終止發(fā)明專利不能被授權。由此客戶產生困惑：新型和發(fā)明專利權是兩項獨立存在的權利，為什么發(fā)明專利會因新型專利權終止而無法否授權？
《專利法》（2008修訂）第九條規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發(fā)明專利權。
對此項規(guī)定可以作兩種理解：其一，按照“有效專利權唯一”標準，此項規(guī)定是指“先獲得的實用新型專利權尚未終止”的，才需要該申請人進行選擇。現在，既然在先獲得的實用新型專利權已經終止，就不必選擇了，直接授予發(fā)明專利權，因為沒有兩項有效的專利權同時存在。其二，按照專利唯一性標準，而且法律規(guī)定是“先獲得的實用新型專利權尚未終止”，該申請人才有權選擇聲明放棄該實用新型專利權。現在，在先的實用新型專利權已經因期限屆滿而終止了，前面的專利權就成為不可改變的事實，因此，該申請就沒有權利選擇放棄在先的實用新型專利權，所以，該發(fā)明專利申請不能被授予專利權。[1]
但是，對于“終止”的理解無論哪種都只從申請人的角度來闡述，卻忽略了另外一點，專利權雖然是私權，一旦放棄即進入公權領域。也就是說，申請人在選擇放棄任一項專利權時，其本質是該專利權已由專利保護狀態(tài)進入自由公知領域。
因此，對于《專利法》第九條中的“尚未終止”應理解為：在同請的情況下，在發(fā)明專利授權時，先獲得的實用新型專利權尚未終止的，可通過聲明放棄新型專利權，從而獲得發(fā)明專利權。反之，在發(fā)明專利授權前，無論何種原因而導致新型專利權終止的，就意味著放棄新型專利權，那么該新型專利權中所描述的技術方案已不再受專利法律保護，可以為公眾自由使用，當然也不能被授予發(fā)明專利權。這就是所謂的“接力式”授權程序，或者“無縫連接”授權程序。
【建議】
對同請的新型專利權的年費監(jiān)視尤為重要，同請的新型專利的年費至少需繳納3-5的年費。如果客戶延誤繳納新型專利權的年費，需及時通過恢復程序繳納年費，以期通過“接力式”授權程序最終獲得發(fā)明專利權。
注釋：
[1]曹新明 禁止重復授權原則解讀 法治研究 2009年第8期
【2012-8-29】
